畅科带您看案例：在先商标权的尴尬

在特定范围使用与注册商标相同文字不构成侵权

    吴炳煌与中国民生银行股份有限公司泉州丰泽支行等侵害商标权纠纷上诉案(福建省高级人民法院   民事判决书  (2011)闽民终字第683号)

    【案例】原告吴炳煌于2006年6月16日向商标局提出“小鬼当家”注册申请，并于2009年11月7日获核准，核定服务项目为第36类：保险、信用卡服务、金融服务、信用卡发放、银行等。2006年1月4日被告中国民生银行股份有限公司下发民银零字[2005]159号《关于发行“民生·小鬼当家卡”的通知》，定于同月8日在全行发行。嗣后，被告在全国开展了“小鬼当家卡”的广告宣传活动。在互联网上使用百度、谷歌等搜索引擎搜索“小鬼当家卡”，均为被告所发行的首张为中国儿童提供专业理财服务和知识的银行卡。原告以被告侵害商标权为由向法院起诉。

　　【评析】法院认为，“小鬼当家”一词是上世纪九十年代美国电影“Home Alone”进入中国大陆的中文译名，之后“小鬼当家”一词在中国大陆广为人知。原告在第36类拥有“小鬼当家”注册商标，但其尚未在本案讼争的商品或服务类别上使用。被告在原告申请商标注册之先已将“小鬼当家”使用于其银行卡，且经过多年的使用，已有一定知名度。由于银行业提供的服务具有很强的专业性，用户选择服务具有特定性，被告是将“小鬼当家”用于其专为少年儿童提供专业理财服务的银行卡的特定范围，消费者不可能对被告的该产品与原告在该类别提供的商品或服务产生混淆或误认。法院判决驳回原告的诉讼请求。本案为在特定范围使用与注册商标相同文字不构成侵权的典型案例。

【畅科知识产权代理评析】司法实践中对于商标侵权的认定，有三个必要条件。一是被告使用的未注册商标于原告的已注册商标构成相同或近似；二是使用的产品构成相同或类似；三是被告使用商标的行为足以造成相关公众的混淆和误认。如在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似的商标，但不可能造成相关公众的混淆、误认的，即不构成商标侵权。

   对于本案而言，被告作为银行，属于特殊的金融主体，所从事的行业为特殊服务行业；原告作为没有银行从业资质的自然人，不可能从事其商标核准的银行类服务，因此，被告使用该商标不会产生混淆和误认的可能性，即不满足商标侵权的构成要件，被告不构成商标侵权。

    本案为在特定范围使用与注册商标相同文字不构成侵权的典型案例。在银行、信贷、保险、房地产等特殊领域，会发生长期使用的未注册商标被抢注的情况，引用混淆理论，是有效打击商标抢注人的手段之一。然而，从根源上解决商标抢注的问题，则需要企业建立商标战略，建全商标基础注册和商标维护体系，在品牌创立初期着手商标保护性注册工作，从根源上阻却他人抢注商标。